2021-11-19
【注】本文由作者首次發(fā)表于“2013年專利審查與專利代理學(xué)術(shù)研討會”,歡迎探討。
【關(guān)鍵詞】高質(zhì)量 保護(hù)主題 侵權(quán) 訴訟
一．引言
何謂高質(zhì)量的專利申請文件，業(yè)界也有一定的共識；通常，代理人通過對技術(shù)方案的理解、分解和挖掘，對權(quán)利要求進(jìn)行恰當(dāng)?shù)纳衔缓头謱硬季值?，為申請人爭取到了最大的保護(hù)范圍，這樣的專利申請文件可進(jìn)入高質(zhì)量之列。在專利的整個生命周期中，從發(fā)明人的技術(shù)交底，到代理人對技術(shù)方案的理解、分解和挖掘，代理人進(jìn)行撰寫和審查意見答復(fù)，環(huán)環(huán)相扣，只有扎實(shí)做好每個環(huán)節(jié)，才能保證專利申請文件的高質(zhì)量。對于如何實(shí)現(xiàn)專利申請文件的高質(zhì)量，業(yè)界有很多成熟的經(jīng)驗可供學(xué)習(xí)。因此，筆者管中窺豹，僅就專利申請文件撰寫中的一個細(xì)節(jié)-保護(hù)主題的確定，和大家分享一些個人體會。
二．確定恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)主題的重要性和必要性
1）恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)主題，易于確定侵權(quán)行為人:
專利法第十一條規(guī)定，任何單位或者個人未經(jīng)權(quán)利人許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。
同一技術(shù)方案，確立的保護(hù)主題不同，在專利侵權(quán)訴訟中，則可能確立為不同的侵權(quán)行為人。作為保護(hù)主題的產(chǎn)品，是中間產(chǎn)品還是直接供應(yīng)消費(fèi)者的終端產(chǎn)品？如果是中間產(chǎn)品，那么直接侵權(quán)人應(yīng)該是中間產(chǎn)品的制造商或銷售商，而非該中間產(chǎn)品作為零部件制造終端產(chǎn)品的制造商、銷售該終端產(chǎn)品的銷售商，后二者只是間接侵權(quán)人，而非直接侵權(quán)人。而間接侵權(quán)和直接侵權(quán)所承擔(dān)的侵權(quán)責(zé)任是有所區(qū)別的。
同一技術(shù)方案，確立的保護(hù)主題不同，可能導(dǎo)致侵權(quán)人是分散的個體而非規(guī)模生產(chǎn)的制造商。比如，就智能電視和移動電話交互的技術(shù)方案，代理人確立的保護(hù)主題是《智能電視和移動電話數(shù)據(jù)交互系統(tǒng)》，那么，可以想象，可能只有一個個的用戶，在采用智能電視和移動電話進(jìn)行交互時，才侵犯到該保護(hù)主題的專利權(quán)。而侵權(quán)人如果只能確定為一個個的用戶個體，一來，用戶個體不符合“為生產(chǎn)經(jīng)營目的”，二來維權(quán)實(shí)際操作不可行；對于權(quán)利人而言，該專利權(quán)不可能有維權(quán)的價值，實(shí)現(xiàn)不了真正的專利保護(hù)。如果代理人能意識到這一點(diǎn)，將保護(hù)主題確定為《可進(jìn)行數(shù)據(jù)交互的智能電視、移動電話》，則其受保護(hù)的將是具有該技術(shù)方案的智能電視或移動電話，侵權(quán)人將會是智能電視或移動電話的制造商和銷售商。
同一技術(shù)方案，作為保護(hù)主題的制造方法或工藝流程，是否需要2個或以上行為人的配合才能完成侵權(quán)行為？如果需要2個或以上行為人的配合才能完成侵權(quán)，那么在專利訴訟中，必須將所述行為人作為共同侵權(quán)人，也將增加專利維權(quán)的不確定性。
因此，在保護(hù)主題上，代理人應(yīng)從維權(quán)的角度，進(jìn)行精心的策劃，從多角度、多種應(yīng)用場景出發(fā)，擬定多種保護(hù)主題，最終確立的保護(hù)主題應(yīng)盡可能進(jìn)行延伸保護(hù)，以便一旦出現(xiàn)侵權(quán)行為時，可直接、明確地確定侵權(quán)主體。
2) 恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)主題，方便取證：
保護(hù)主題所確定的產(chǎn)品，是直接流通于市場？還是應(yīng)用于特殊場合？如果保護(hù)主題所確定的專利產(chǎn)品，并非直接流通于市場中，顯然會給權(quán)利人的取證造成困難。如果該專利產(chǎn)品僅應(yīng)用于一些特殊的場合或行業(yè)中，那么給權(quán)利人的取證又增加了難度。上述假設(shè)保護(hù)主題《智能電視和智能手機(jī)數(shù)據(jù)交互系統(tǒng)》，其發(fā)生專利侵權(quán)的場合、時間均是不確定，可以說根本無從取證。而如果以《可進(jìn)行數(shù)據(jù)交互的智能電視、智能手機(jī)》為保護(hù)主題，則專利法述稱的專利產(chǎn)品是具有該技術(shù)方案的智能電視或移動電話，對該侵權(quán)產(chǎn)品的取證可以在市場上輕易取得。
3）恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)主題，利于最大化覆蓋應(yīng)用領(lǐng)域：
隨著技術(shù)融合的發(fā)展，有些產(chǎn)品的界限可能逐漸模糊，比如智能手機(jī)和平板電腦，智能電視和個人電腦，機(jī)頂盒與網(wǎng)絡(luò)終端等，其功能相互向?qū)Ψ酵卣?，采用的技術(shù)方案也具有相互的適用性，逐步相互融合。如果在保護(hù)主題上不假思索地按照申請人的技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行限定，如上之舉例，申請人是一家電視制造商，其發(fā)明了智能電視與智能手機(jī)的數(shù)據(jù)交互方案；這其中就涉及到保護(hù)主題的挖掘，該方案是否僅能限于電視與手機(jī)之間？該方案的技術(shù)要點(diǎn)（創(chuàng)新點(diǎn)）可否一直應(yīng)用于其他電子設(shè)備之間，如果回答是確定的，那么，保護(hù)主題就不能僅局限于智能電視與智能手機(jī)之間，而應(yīng)該考慮是拓展到智能電視與智能便攜設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交互，還是拓展到智能設(shè)備之間的數(shù)據(jù)交互，保護(hù)主題可能確定為《可進(jìn)行數(shù)據(jù)交互的智能電視和智能便攜設(shè)備》或者《可進(jìn)行數(shù)據(jù)交互的智能設(shè)備》。
4）恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)主題，易于確定和提高侵權(quán)行為的賠償計算基準(zhǔn)：
專利法第六十五條第一款規(guī)定，侵犯專利權(quán)的賠償數(shù)額按照權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的實(shí)際損失確定；實(shí)際損失難以確定的，可以按照侵權(quán)人因侵權(quán)所獲得的利益確定。權(quán)利人的損失或侵權(quán)人獲得的利益難以確定的，參照該專利許可使用費(fèi)的倍數(shù)合理確定。
專利法第六十五條第二款規(guī)定，權(quán)利人的損失、侵權(quán)行為人獲得的利益和專利許可使用費(fèi)均難以確定的，人民法院可以根據(jù)專利權(quán)的類型、侵權(quán)行為的性質(zhì)和情節(jié)等因素，確定給予一萬元以上一百萬元以下的賠償。
根據(jù)2001年6月公布的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第二十條第二款規(guī)定：權(quán)利人因被侵權(quán)所受到的損失可以根據(jù)專利權(quán)人的專利產(chǎn)品因侵權(quán)所造成銷售量減少的總數(shù)乘以每件專利產(chǎn)品的合理利潤所得之積計算。權(quán)利人銷售量減少的總數(shù)難以確定的，侵權(quán)產(chǎn)品在市場上銷售的總數(shù)乘以每件專利產(chǎn)品的合理利潤所得之積可以視為權(quán)利人因被所受到的損失。
又根據(jù)2009年12月公布的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十六條第二款規(guī)定：侵犯發(fā)明、實(shí)用新型專利權(quán)的產(chǎn)品系另一產(chǎn)品的零部件的，人民法院應(yīng)該根據(jù)該零部件本身的價值及其在實(shí)現(xiàn)成品利潤中的作用等因素合理確定賠償數(shù)額。
可知，對于同一技術(shù)方案，不同的保護(hù)主題，將會導(dǎo)致侵權(quán)的賠償數(shù)額存在巨大的差距！假設(shè)有一個名稱為《電磁爐鍋具防干燒保護(hù)裝置》的實(shí)用新型專利，如果發(fā)生專利侵權(quán)訴訟，權(quán)利人在提起賠償數(shù)額時，可能存在如下的問題：
1）保護(hù)主題屬于電磁爐電路結(jié)構(gòu)當(dāng)中的一個模塊，因此侵權(quán)產(chǎn)品應(yīng)該是該模塊，但市場上并無此類模塊單獨(dú)銷售，終端產(chǎn)品電磁爐并非侵權(quán)產(chǎn)品，只是因為電磁爐使用了該種模塊而導(dǎo)致侵權(quán)，那么侵權(quán)行為是制造、銷售還是使用？根據(jù)2019年12月公布的《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第十二條規(guī)定：將侵犯發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛯＠麢?quán)的產(chǎn)品作為零部件，制造另一產(chǎn)品的，人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定屬于專利法第十一條規(guī)定的使用行為。
2）保護(hù)主題屬于電磁爐電路結(jié)構(gòu)當(dāng)中的一個模塊，市場上并無此類模塊單獨(dú)銷售，因此，侵權(quán)產(chǎn)品價值或價格難以確定。
3）即使采用雙方認(rèn)同的估算方式，該部分的市場價值或市場價格也必然大大低于整體產(chǎn)品電磁爐，也許占不到終端產(chǎn)品電磁爐成本的10%，因此，侵權(quán)行為的賠償數(shù)額計算基準(zhǔn)，相當(dāng)于終端產(chǎn)品而言，必然是非常低的。
4）直接銷售的產(chǎn)品-電磁爐，并非專利產(chǎn)品，因此，也難以根據(jù)上述司法解釋確定專利權(quán)人的專利產(chǎn)品因侵權(quán)所造成銷售量減少的總數(shù)和每件專利產(chǎn)品的合理利潤；同理，也難以根據(jù)上述司法解釋確定侵權(quán)產(chǎn)品在市場上銷售的總數(shù)和每件專利產(chǎn)品的合理利潤。如果以電磁爐銷售量作為計算基礎(chǔ)，顯然得不到上述司法解釋的支持，也不可能得到侵權(quán)人的認(rèn)同。
5）如果法官行使自由裁量權(quán)，根據(jù)上述司法解釋，其根據(jù)該零部件本身的價值及其在實(shí)現(xiàn)成品利潤中的作用等因素合理確定賠償數(shù)額。侵權(quán)行為的賠償數(shù)額裁量基準(zhǔn)，相當(dāng)于終端產(chǎn)品而言，也必然是非常低的。
如果專利申請文件撰寫時，代理人將該技術(shù)方案-電磁爐鍋具防干燒保護(hù)裝置的保護(hù)主題確定為《防干燒電磁爐》或《電磁爐及其防干燒保護(hù)裝置》，上述問題將自始不存在，不會給后期的維權(quán)產(chǎn)生如此多的負(fù)面問題。侵權(quán)產(chǎn)品、侵權(quán)行為的判定、賠償數(shù)額的計算基準(zhǔn)等，均是直接、明確和易于找到支持的。
因此可見，從權(quán)利人維權(quán)的角度出發(fā)，恰當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)主題對專利侵權(quán)訴訟具有非常重要的意義。在專利侵權(quán)訴訟中，保護(hù)主題對權(quán)利人的維權(quán)起到非常關(guān)鍵的作用，甚至可能決定其維權(quán)的成敗。
三．案例分享
在保護(hù)主題的確定方面，尤其讓筆者受益匪淺的是名稱為《糞腸球菌CMS-H001及其應(yīng)用》、申請?zhí)枮?00610157188.6的發(fā)明專利申請。該發(fā)明涉及申請人經(jīng)長期研究并分離得到的一種全新菌株：糞腸球菌（Enterococcus faecalis）CMS-H001，該菌株在體內(nèi)、體外均能夠有效拮抗幽門螺桿菌（HP）。
在該案中，深圳鼎合誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司代理人羅瑤一共撰寫了七個保護(hù)主題，這七個保護(hù)主題全面覆蓋了本發(fā)明的創(chuàng)新點(diǎn)有可能涉及到的所有產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，并且均成功取得授權(quán)，為申請人實(shí)現(xiàn)了最大范圍的保護(hù)。
首先，代理人對創(chuàng)新點(diǎn)本身-分離得到的新菌株進(jìn)行保護(hù)，新菌株的產(chǎn)品權(quán)利要求作為最基本的保護(hù)主題：
1.一種糞腸球菌（Enterococcus faecalis）CMS-H001，其保藏號為CCTCC No. M 206108。
其次，代理人根據(jù)新菌種的特性（有效拮抗幽門螺桿菌），確立了一個新的保護(hù)主題-幽門螺桿菌抑制劑：
2.幽門螺桿菌（Helicobacter pylori，HP）抑制劑，其特征在于：所述抑制劑含有保藏號為CCTCC No. M 206108的糞腸球菌（Enterococcus faecalis）CMS-H001。
該權(quán)利要求以幽門螺桿菌抑制劑的形式提出，用新菌種的特性來對產(chǎn)品的主題名稱進(jìn)行限定。該特性限定的保護(hù)主題并未局限于某個特定的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，該產(chǎn)品的具體形態(tài)可能是藥物、食品、保健品、或是飲料等，但只要含有本發(fā)明的新菌株并利用了新菌株能夠抑制幽門螺桿菌這一特性的產(chǎn)品，可以說都落入了該權(quán)利要求的保護(hù)范圍，其實(shí)際上概括了一個非常寬的保護(hù)范圍。該權(quán)利要求實(shí)際上從產(chǎn)品的角度，將新菌株在拮抗幽門螺桿菌方面的所有應(yīng)用都囊括其中了。并且，對于本發(fā)明新菌株尚未預(yù)計到的應(yīng)用領(lǐng)域也能起到實(shí)質(zhì)性的保護(hù)，只要在這些應(yīng)用領(lǐng)域中涉及到新菌株拮抗幽門螺桿菌的性能。
再次，結(jié)合該菌株的產(chǎn)業(yè)前景和應(yīng)用領(lǐng)域，代理人仔細(xì)周全地考慮以該菌株可以實(shí)現(xiàn)的產(chǎn)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域，進(jìn)行延伸保護(hù)：
申請人為醫(yī)藥制造商，對于申請人而言，新菌劑首要應(yīng)用領(lǐng)域就是醫(yī)藥領(lǐng)域，因此，代理人確定了一個醫(yī)藥用途保護(hù)主題：
3.權(quán)利要求1所述的糞腸球菌CMS-H001在制備用于治療幽門螺桿菌（Helicobacter pylori，HP）感染導(dǎo)致的疾病的藥物中的應(yīng)用。
和一個藥物組合物保護(hù)主題：
4.一種藥物組合物，其特征在于：所述藥物組合物含有保藏號為CCTCC No. M 206108的藥學(xué)有效劑量的糞腸球菌CMS-H001。
該藥物組合物權(quán)利要求的提出一方面從產(chǎn)品的角度對含有本發(fā)明新菌株的藥物組合物提供必要充分的保護(hù)，另一方面也彌補(bǔ)了醫(yī)藥用途權(quán)利要求可能存在的保護(hù)范圍不足的問題，這樣，即使在新菌株醫(yī)藥用途權(quán)利要求無法對所有可能的適應(yīng)癥提供充分保護(hù)的情況下，權(quán)利要求2的抑制劑的產(chǎn)品權(quán)利要求的保護(hù)力度也能觸及到藥品制備的上游或中間環(huán)節(jié)，起到與醫(yī)藥用途權(quán)利要求實(shí)質(zhì)上相同甚至更佳的保護(hù)效果。
就醫(yī)藥領(lǐng)域而言，應(yīng)該說上述保護(hù)主題已經(jīng)足夠覆蓋并形成有效保護(hù)，也基本滿足了申請人的要求。但根據(jù)菌株是從健康人胃竇分離得到的益生菌的事實(shí)，代理人通過發(fā)散思維，將該創(chuàng)新點(diǎn)移植到其他領(lǐng)域中，進(jìn)一步拓展到食品、保健品及食物添加劑等領(lǐng)域的保護(hù)方向，并撰寫了以下權(quán)利要求：
5.一種食品，其特征在于：所述食品含有保藏號為CCTCC No. M 206108的糞腸球菌CMS-H001。
7.一種保健品，其特征在于：所述保健品含有保藏號為CCTCC No. M 206108的糞腸球菌CMS-H001。
8.一種食品添加劑，其特征在于：所述食品添加劑含有保藏號為CCTCC No. M 206108的糞腸球菌CMS-H001。
就保護(hù)范圍而言，上述權(quán)利要求的保護(hù)主題被限定于某個具體領(lǐng)域，但從維權(quán)的角度來看，卻是非常必要的。設(shè)想一下，如果沒有權(quán)利要求5的食品這一保護(hù)主題，當(dāng)該新菌種被食品制造商用于食品添加時，專利權(quán)人僅能通過權(quán)利要求1和權(quán)利要求2提起專利侵權(quán)訴訟，那么在侵權(quán)人的確定、取證和賠償計算基準(zhǔn)等方面都會面臨前述的問題。
四.結(jié)語
綜上所述，筆者認(rèn)為，在代理人看來似乎信手拈來的專利申請的保護(hù)主題-專利名稱，完全值得代理人帶著專業(yè)的敏感度，花點(diǎn)時間，從多角度、多種應(yīng)用場景出發(fā)，擬出多種保護(hù)主題，作出比較、判斷和選擇，最終確立的保護(hù)主題應(yīng)該在專利侵權(quán)訴訟中能避免出現(xiàn)上述的各種尷尬局面，保護(hù)主題所確定的專利產(chǎn)品，在專利侵權(quán)訴訟中，應(yīng)該具有確定的、直接的制造者和銷售者作為侵權(quán)人；保護(hù)主題所確定的專利產(chǎn)品，最好是面向市場的終端產(chǎn)品，具有普遍認(rèn)同、較高的市場價值。
參考文獻(xiàn)：
1.尹新天 中國專利法詳解 知識產(chǎn)權(quán)出版社 2011
2. 中華人民共和國最高人民法院
最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定
2001年6月公布，2001年7月1日生效
3. 中華人民共和國最高人民法院
最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定
2009年12月公布，2010年1月1日生效