2021-12-07
源起
為進(jìn)一步提高實用新型專利授權(quán)質(zhì)量，消除低質(zhì)量泡沫，國家知識產(chǎn)權(quán)局實用新型審查部于2013 年下半年部署工作中強(qiáng)調(diào)：在實用新型初審工作中要充分運(yùn)用各種手段，多管齊下，努力減少對低質(zhì)量申請的授權(quán)，保障對高質(zhì)量申請的授權(quán)。
當(dāng)其時，實用新型審查部加大對于保護(hù)客體和新穎性的審查力度，對明顯不屬于產(chǎn)品形狀構(gòu)造的改進(jìn)的申請，對現(xiàn)有技術(shù)的簡單組合的申請，對明顯不符合專利法第26條第3、4款的申請，作出駁回。
演變
鑒于頻頻出現(xiàn)的虛假專利申請，被用于騙取地方政府補(bǔ)貼，騙取低稅收資格認(rèn)定等不法行為，此類不以保護(hù)創(chuàng)新為目的的非正常專利申請行為，嚴(yán)重擾亂行政管理秩序、損害公共利益、妨礙企業(yè)創(chuàng)新、浪費(fèi)公共資源、破壞專利制度。
2017年2月28日國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布了《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》，規(guī)定如下：
第一條?為了規(guī)范申請專利的行為，維護(hù)正常的專利工作秩序，依據(jù)專利法、專利法實施細(xì)則和專利代理條例制定本規(guī)定。
第二條?提交或者代理提交專利申請的，應(yīng)當(dāng)遵照法律、法規(guī)和規(guī)章的有關(guān)規(guī)定，恪守誠實信用原則，不得從事非正常申請專利的行為。
第三條?本規(guī)定所稱非正常申請專利的行為是指：
（一）同一單位或者個人提交多件內(nèi)容明顯相同的專利申請；
（二）同一單位或者個人提交多件明顯抄襲現(xiàn)有技術(shù)或者現(xiàn)有設(shè)計的專利申請；
（三）同一單位或者個人提交多件不同材料、組分、配比、部件等簡單替換或者拼湊的專利申請；
（四）同一單位或者個人提交多件實驗數(shù)據(jù)或者技術(shù)效果明顯編造的專利申請；
（五）同一單位或者個人提交多件利用計算機(jī)技術(shù)等隨機(jī)生成產(chǎn)品形狀、圖案或者色彩的專利申請；
（六）幫助他人提交或者專利代理機(jī)構(gòu)代理提交本條第一項至第五項所述類型的專利申請。
第四條?國家知識產(chǎn)權(quán)局對非正常申請專利的行為，除依據(jù)專利法及其實施細(xì)則的規(guī)定對提交的專利申請進(jìn)行處理之外，可以視情節(jié)采取下列處理措施：
（一）不予減繳專利費(fèi)用；已經(jīng)減繳的，要求補(bǔ)繳已經(jīng)減繳的費(fèi)用；情節(jié)嚴(yán)重的，自本年度起五年內(nèi)不予減繳專利費(fèi)用。
（二）在國家知識產(chǎn)權(quán)局政府網(wǎng)站以及《中國知識產(chǎn)權(quán)報》上予以通報，并納入全國信用信息共享平臺。
（三）在國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利申請數(shù)量統(tǒng)計中扣除非正常申請專利的數(shù)量。
（四）各級知識產(chǎn)權(quán)局不予資助或者獎勵；已經(jīng)資助或者獎勵的，全部或者部分追還；情節(jié)嚴(yán)重的，自本年度起五年內(nèi)不予資助或者獎勵。
（五）中華全國專利代理人協(xié)會對從事非正常申請專利行為的專利代理機(jī)構(gòu)以及專利代理人采取行業(yè)自律措施，必要時建議專利代理懲戒委員會根據(jù)《專利代理懲戒規(guī)則（暫行）》的規(guī)定給予相應(yīng)懲戒。
（六）通過非正常申請專利的行為騙取資助和獎勵，情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的，依法移送有關(guān)機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
第五條?采取本規(guī)定第四條所列處理措施前，必要時應(yīng)當(dāng)給予當(dāng)事人陳述意見的機(jī)會。
第六條?各級知識產(chǎn)權(quán)局應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)公眾和專利代理機(jī)構(gòu)依法提交專利申請。
專利代辦處發(fā)現(xiàn)非正常申請專利行為的，應(yīng)當(dāng)及時報告國家知識產(chǎn)權(quán)局。
第七條?本決定自2017年4月1日起施行。
現(xiàn)狀
2021年1月29日，國家知識產(chǎn)權(quán)局下發(fā)
國知發(fā)保字〔2021〕1號《國家知識產(chǎn)權(quán)局關(guān)于進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范專利申請行為的通知》，提出規(guī)范申請的工作重點(diǎn)包括：
實施下列不以保護(hù)創(chuàng)新為目的的非正常專利申請（以下簡稱該類申請）行為的，按照有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定予以從嚴(yán)打擊、從嚴(yán)處置。
（一）《關(guān)于規(guī)范專利申請行為的若干規(guī)定》（國家知識產(chǎn)權(quán)局第75號局令）第三條規(guī)定的六種情形；
（二）單位或個人故意將相關(guān)聯(lián)的專利申請分散提交；
（三）單位或個人提交與其研發(fā)能力明顯不符的專利申請；
（四）單位或個人異常倒賣專利申請；
（五）單位或個人提交的專利申請存在技術(shù)方案以復(fù)雜結(jié)構(gòu)實現(xiàn)簡單功能、采用常規(guī)或簡單特征進(jìn)行組合或堆疊等明顯不符合技術(shù)改進(jìn)常理的行為；
（六）其他違反民法典規(guī)定的誠實信用原則、不符合專利法相關(guān)規(guī)定、擾亂專利申請管理秩序的行為。
以上“單位和個人”包括同一自然人、法人、其他組織和同一實際控制人。
代理機(jī)構(gòu)和代理師面臨的困局是，還鼓勵申請人進(jìn)行專利挖掘和布局嗎？
申請人面臨的困局是，還進(jìn)行專利挖掘和布局嗎？
目前的情況，對于部分申請人產(chǎn)生了巨大的壓力。從專利挖掘和布局的角度，申請人確實需要同一系統(tǒng)、同一設(shè)備或同一產(chǎn)品進(jìn)行充分挖掘和布局，這樣可能造成多個申請之間，差異僅在于個別技術(shù)特征，甚至可能出現(xiàn)說明書雷同的現(xiàn)象。這種情況就很容易被判定為“單位或個人故意將相關(guān)聯(lián)的專利申請分散提交”。但如果合并提交，顯然并不符合申請人的專利布局，并不符合國家倡導(dǎo)的高價值專利目標(biāo)。甚至于，有時候從專利布局的角度，申請人確實需要“化簡為繁”，將簡單的功能模塊，轉(zhuǎn)而拆分為較復(fù)雜的器件或構(gòu)件來搭建，以防止競爭對手走上“羊腸小道”來繞開“圍追堵截”，但這樣的申請，很容易被判定為“以復(fù)雜結(jié)構(gòu)實現(xiàn)簡單功能、采用常規(guī)或簡單特征進(jìn)行組合或堆疊”的非正常申請。顯然，在“非正常申請”的壓力下，再重視專利布局的申請人，也只能是縮手縮腳地提交申請，惴惴不安地等待審查結(jié)果。實事求是地，為避免落入“非正常申請”而想方設(shè)法進(jìn)行技術(shù)性規(guī)避，既不符合“誠實信用”法定原則，也不符合申請人的經(jīng)濟(jì)原則。
筆者認(rèn)為，無論對于申請人還是代理機(jī)構(gòu)而言，對于提交的專利申請，最重要的是堅持申請案所承載的真實性，即申請案必須基于真實研發(fā)，無編造實驗數(shù)據(jù)，無編造技術(shù)效果。真的假不了，只要是真研發(fā)真申請，即使不幸被判定為非正常申請，也可以在后續(xù)程序中進(jìn)行補(bǔ)救。
另一方面需要代理師協(xié)同把關(guān)，在專利挖掘和布局中，對于多發(fā)明點(diǎn)拆分申請的時候，要注意申請案件之間的差異性。
展望
只有在制度層面，包括國家稅收政策、地方政府財政補(bǔ)貼政策等進(jìn)行調(diào)整，削弱直至取消從專利申請中獲得直接經(jīng)濟(jì)利益的機(jī)會；同時，加大事后懲處的力度，提高違法的成本；例如，將對非正常申請的認(rèn)定放在后端，在申請人行使專利權(quán)獲取資質(zhì)或認(rèn)證、獲取政府優(yōu)惠或補(bǔ)貼時，對申請人的專利權(quán)進(jìn)行確權(quán)，比如要求提交授權(quán)專利第三方檢索報告、實用新型專利權(quán)評價報告等，非正常申請才有可能逐步銷聲匿跡。